بررسی قانون حاکم بر نام تجاری در رویه قضائی

تنفس در فضای مالکیت فکری ( قسمت دوم )

آقای دکتر میرحسینی طی بررسی های خود، دو دسته آراء را از حیث قانون حاکم برموضوع دعوی به شرح زیرتقسیم بندی نموده است:

دسته اول – قانون حاکم بردعوی با موضوع نام تجاری، قانون ۱۳۸۶ و مواد ۸ و۹ کنوانسیون پاریس می باشد:

در این دسته از دعاوی، براساس قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۸۶ مشخصا مواد ۳۰ و۳۲ و۴۷و۴۸ و۴۹ و۶۱ دررسیدگی اعمال شده است و معمولا دراین پرونده ها، موارد تعارض ادعاها، یکی ازاشکال زیر هست:

• نام تجاری مقدم با علامت تجاری موخرتعارض دارد
• علامت تجاری مقدم با نام تجاری موخرتعارض دارد
• نام تجاری مقدم با نام تجاری موخر تعارض دارد

درتشخیص تعارض می توان به قلمروحمایتی قانون وهمچنین نگاه مصرف کننده توجه کرده و رفع اختلاف نمود. دعاوی نام تجاری از حیث قانون حاکم به دو دسته تقسیم می شوند: در قسمت اول تنفس در فضای مالکیت فکری عنوان شد، تعیین نظام حقوقی حاکم از حیث قلمرو حمایت از نام تجاری متفاوت بوده و طبق قانون ۱۳۸۶ ، این قلمرو سرزمینی است حال آنکه قلمرو حمایت طبق نظام حقوقی قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، محلی می باشد. لذا در دعاوی مذکور، نظام اولین ثبت به همراه نگاه مصرف کننده به عنوان معیارهای حاکم برموضوع اختلاف، مورد توجه قرار می گیرند. برای توضیح بیشتر، چندنمونه از پرونده های قضائی را بررسی می گردد:

پرونده خاورخانم :

در یک پرونده، شخصی نام یک رستورانی را که درقسمتی از گیلان بنام خاورخانم شهرت داشته را به عنوان علامت تجاری به نام خود ثبت کرده است . صاحب نام مقدم (خاورخانم)، دعوی ابطال علامت تجاری راطرح کرده و دادگاه بدوی رای به نفع خواهان صادرنمود باین دلیل که خواهان از ۱۳۸۷ به شغل رستوران داری اشتغال داشته و دارای سابقه استعمال مستمر، با نام تجاری خاورخانم بوده و اقدام خوانده توام با سوء نیت بوده ومضافا فعالیت آنها کاملا مشابه است. در این پرونده دادگاه بدوی و تجدیدنظر با بررسی عملکرد طرفین وهمچنین گمراهی مصرف کنندگان وباوصف تفاوت عملکرد نام وعلامت تجاری، حکم برابطال علامت موخرالثبت داده است.

نکته حایزاهمیت آنکه چنانچه فعالیت خاورخانم به یک دهه قبل اززمان مورد ادعا بازمی گشت که قلمرو حمایتی مطابق قانون تجارت به همان منطقه گیلان محدود می گردید، دعوی ایشان مبنی بر ابطال علامت تجاری به نتیجه ای نمیرسید.

در نمونه های دیگر؛ چه بسا شخص ایرانی، نام خارجی را به عنوان علامت تجاری خود در ایران به ثبت رسانده یا قسمتی از نام تجاری خارجی را به عنوان علامت تجاری درایران ثبت کرده است. معمولا این اشخاص یا نمایندگی داشتند یا عامل شرکت خارجی بودند یا نمایندگی به معنای عام داشتند و کالارا وارد بازار ایران می کردند و بعدا ممنوعیتی ایجاد شده و یا نمایندگی آنها لغو شده واینها نام شرکت خارجی (نام تجاری ) را به عنوان علامت تجاری خود ثبت می کنند و یا در شرایط غفلت مالک  علامت، آن را در ایران ثبت می کنند. در این گونه پرونده ها، فرض برسوء نیت ثبت کننده علامت است که مطابق کنوانسیون پاریس و همچنین قانون ۱۴۰۳، بطلان چنین ثبتی را ممکن میسازد.

درموارد دیگرعلامت تجاری متفاضی ایرانی، برگرفته از نام تجاری خارجی بوده و یا متضمن نام تجاری خارجی است که دادگاه های ایران عمدتا حکم به ابطال علامت تجاری موخرالثبت ایرانی را صادرمی نمایند. استدلال ها در این نوع پرونده ها این است که چون آن نام در زبان فارسی فاقد معنی می باشد لذا در این مورد نیز، ثبت مذکور را با سوء نیت تلقی نموده و حکم به بطلان آن صادرمی نمایند.

درمورد اخیرایراد می شود که ضرورت ندارد نشان درفارسی دارای معنی باشد تا به عنوان علامت مورد حمایت قرارگیرد. زمانی در اداره ثبت علامت، همین استدلال نادرست که نشان ضرورتا باید دارای معنی باشد حاکم بود که درست نبود چون ملاک عدم گمراهی ، وجه تمایزعلامت تجاری است که باید مورد توجه قرارگیرد. اینجا استدلال دادگاه درست است زیرا ثبت علامت ازنام شرکت خارجی گرفته شده و معنایی هم در فارسی ندارد لذا این را حمل برسوء نیت دانسته است نه آنکه چون بی معنا هست حمل بربی اعتباری آن نماییم.

بحث ثبت با سوء نیت در قانون ۱۳۸۶  پیش بینی نشده بود وبرخی اعتقاد داشتند استناد به آن در کنوانسیون پاریس بدون تصویب در قوانین داخلی، فاقد وجاهت قانونی است . خوشبختانه در قانون ۱۴۰۳ ثبت با سوء نیت ، از موارد ابطال علامت تجاری تلقی شده است.

بحث سوء نیت، نگاه قاضی رسیدگی کننده را تحت تاثیرقرارداده وباعث می شود به شباهت با نگاه سخت گیرانه تری نسبت به ثبت موخربرخورد نماید. مثلا شخصی رابطه خادم و مخدومی دارد و به محض منفک شدن،  یک علامت شبیه شرکت کارفرما را ثبت می نماید دراینجا ممکن است شباهت دو علامت با وصف یکسان بودن فعالیت یا زمینه فعالیت، حمل برسوء نیت تلقی شود مگر آنکه مخدوم، خلاف آنرا ثابت نماید.

وکیل ، کارشناس و قاضی باید درفضای مالکیت فکری تنفس نموده تا همه اینها را در یک پرونده لحاظ نماید. در این قبیل پرونده ها به ثبت علامت با سو نیت و ماده ۶ مکرر و ۱۰ مکررو ۸ و۴۷ کنوانسیون پاریس این دلایل ومستندات ذکر شده بود که خوشبختانه با تصویب قانون ۱۴۰۳، بحث سوء نیت درمقوله ابطال علایم تجاری ثبت شده در قوانین داخلی نیزمورد توجه قرارگرفته است.

معمولا دادگاه تجدیدنظر، نام شرکت را به عنوان نام تجاری تلقی کرده است در حال حاضر با رشد سواد وادبیات مالکیت فکری، بحث انحراف مصرف کننده عام در این نوع دعاوی تعیین کننده است. با بررسی رویه تطبیقی سایرکشورها ملاحظه می گردد اساسا این دو مقوله را از هم جدا کرده ومورد بررسی قرارمیدهند وبرخی از کشورهای دیگرنیز، نام تجاری را همان علامت تجاری دانسته واین دو را در یکدیگر تداخل می نمایند.

دسته دوم : دراین قبیل پرونده ها که زیاد هم هست ؛ قانون حاکم برنام تجاری وموضوع اختلاف، قانون ثبت علایم واختراعات ۱۳۱۰ وقانون تجارت مصوب۱۳۱۱  می باشد.

برخی صاحب نظران معتقد بودند که نمی توانیم از نام تجاری حمایت کنیم زیرا نیازمند تصویب قانون داخلی است که با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی به آن اعتقادی نداریم.

پرونده شاطرعباس :

صاحب نام تجاری مقدم که در یک قلمرو فعال وشناخته شده بود، دادخواست ابطال علامت موخر الثبت راتسلیم نمود. دادگاه بدوی دعوی را وارد ندانسته است اول به دلیل طول مدت زمان ثبت علامت ( قاعده لاضرر وحقوق مکتسبه ) و دوم اینکه درمواعد قانونی تمدید شده و با توجه به اصل حمایت ازعلامت ثبت شده، دعوی مالک نام تجاری شاطرعباس را نپذیرفته و حکم بربیحقی داده است. صاحب نام مقدم تجدید نظرخواهی کرده و دادگاه اخیرنتیجتا رای  دادگاه بدوی را مورد تایید قرارداده ولی استدلال دادکاه جالب و قابل تامل است.

دادگاه تجدید نظر اولا قانون حاکم برموضوع دعوی را تعیین کرده و با توجه به زمان ثبت و استفاده از نام تجاری که مقدم بوده است و ثبت علامت تجاری موخر، ضوابط حاکم را قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات سال  1310 و قانون تجارت ۱۳۱۱ مشخصا ماده ۵۷۸ تعیین کرد باین مضمون که اگرکسی نام تجاری را درقلمرو تجاری ثبت نماید ، شخص دیگر نمی تواند آنرا در همان قلمرو استفاده نماید. یعنی اگرنام تجاری درشیرازثبت میشد می توان در خوزستان ازآن استفاده نمود. صاحب نام مقدم باستناد اینکه نام تجاری خود را که در یک قلمرو ثبت شده یا معروف شده نمی تواند باستناد نام مقدم ، علامت تجاری ثبت شده موخر را باطل نماید . یعنی اگر نام خودش را به عنوان علامت ثبت کرده ، باستناد ثبت مقدم نمی توانید درقلمرودیگری، از استفاده از آن جلوگیری نمایید. برخی دارنده ها که قانون حاکم مربوط به سال ۱۳۱۱ بود، بعد از سال ۱۳۸۶ میاد طرح دعوی می کند و باستناد نام تجاری مقدم ، ابطال علامت تجاری موخر را درخواست می نماید که مقام رسیدگی کننده باید موضوع را تفکیک نماید.

بررسی این دعوی براساس قوانین و مقررات حاکم از سال ۱۳۸۶ به بعد، قطعا نتیجه معکوس میداد.

چنانچه شخصی از یک نام تجاری قبل از ۱۳۸۶ در یک قلمرواستفاده می کرده وشخص دیگری در قلمرو دیگری از همان نام تجاری استفاده میکرده و هم اکنون، دعوی ابطال آنرا طرح کرده باشد تاازقلمروحمایتی قانون مصوب ۱۳۸۶ بهره وری نماید که قاضی آگاه مانع ازسوء استفاده می شود.

دعوی فرآورده های گوشتی ساتگین با همین استدلال پذیرفته نشده است. یعنی در یک قلمرو تجاری خاصی فعالیت داشته وشخص دیگردر یک قلمرو جغرافیایی دیگرهمان نام را ثبت کرده ودعوی صاحب نام تجاری مقدم مبنی بر ابطال علامت ثبتی را به استناد قانون سالهای ۱۳۱۰ و۱۳۱۱ را نپذیرفته  است.

یک پرونده بینابین قانون ۱۳۱۰ و۱۳۱۱ و قانون ۱۳۸۶ هست: پرونده مربوط به کاله هست که سالها درمرجع قضائی مطرح بوده است:

 درسال ۱۳۸۲ شرکت کاله یک دادخواست مبنی برابطال اظهارنامه علامت خوانده ردیف یک  در طبقات ۲۹و۳۰و۳۱ والزام اداره ثبت مبنی بر ثبت اظهارنامه علامت کاله در طبقات مذکوربانضمام طبقات ۳۲ و ۳۵ را تسلیم می نماید.

دادگاه بدوی باستناد دلایلی از قبیل اینکه خوانده دارای اظهارنامه مقدم هست و همچنین از کلمه کاله در طبقات مورد نظراستفاده مستمر می کرده وازسوی دیگر کاله دلایلی مبنی براستفاده ازاین کلمه در طبقات یاد شده ارائه نداده ، دعوی کاله در طبقات ۲۹و۳۰و۳۱  رارد کرده و در طبقات ۳۲ و ۳۵ را پذیرفته است.

تحلیل رای دادگاه بدوی : صادر کننده رای در فضای مالکیت فکری نبوده است. مثلا وکلای کاله بحث نام تجاری را مطرح کردند و دادگاه بدوی خودش را درگیر این قضیه نکرده است وصرفا با استدلال سبق تسلیم اظهارنامه و عدم ارائه مستند استفاده شرکت کاله ، دعوی را رد کرده است.

از این رای تقاضای تجدیدنظرشده ودادگاه اخیربا توجه به دفاغیات وکلا و محتویات پرونده به چند نکته مهم اشاره کرده است:

1. مرجع تجدید نظراستدلال کرده که نام تجاری و علامت تجاری در جریان دادو ستد هرکدام نقش جداگانه ای دارند و تابع مقررات خاص خودشان هستند( بشرح قسمت اول)
2. نکته دوم که اهمیت بیشتری دارد: استفاده شرکت کاله ازاسم تجاری کاله حتی چنانچه بطورمستمرهم باشد ، ایجاد حقی برای شرکت کاله که اولویت در ثبت این کمله به عنوان علامت داشته باشد نمی نماید (ماده ۲۰ قانون ۱۳۱۰ ) و نهایتا به اظهارنامه مقدم خوانده استناد نموده و رای بدوی را تایید می نماید.

اما این رای بازهم اشکالاتی دارد:

نکته نخست: وکلای شرکت کاله درضمن دفاعیات خود بارها متذکرگردیدند که شرکت موکل از طریق نام کاله ، ماست وارد بازار می کرده ولی دادگاه تجدیدنظر نفیایا اثباتا اظهارنظرنکرده است درحالیکه قاضی درمقام صدوررای و رسیدگی به پرونده به همه آنها اشاره وتصمیم می گرفت لیکن دادگاه تجدیدنظر اصولا متعرض این قضیه نشده است.

نکته دوم : ماده ۲۰ سابقه استفاده مستمر را در خصوص علامت پذیرفته است  که درحال حاضراین نگاه  دررویه قضائی پذیرفته شده است ولی در این پرونده سابقه استعمال علامت تجاری مطرح هست نه نام تجاری

ازرای دادگاه تجدیدنظر، تقاضای اعمال ماده ۱۸ شده است و کارشناسان قوه قضائیه درمقام رسیدگی به پرونده ، یک مقدمه ضمن ابرازدلایلی به شرح آتی ذکر کرده اند: اول ماده ۱ قانون ۱۳۱۰ را بازنویسی کردند که در این ماده قانونگذار تعریف به مصداق نموده است. در ماده ۲ قانونگذار؛ حقوق انحصاری مربوط به علامت را فقط متعلق به کسی دانسته که آنرا ثبت کرده است. در ماده ۲۰ میگه اگر کسی سابقه استفاده مستمر داشته باشد، حق اولویت در ثبت دارد و می تواند ثبت علامت را ابطال کند . کارشناس ها گفتند این ماده یک استثنائی است برحقوق انحصاری و باین نکته وکلا توجه کردند و گفتند از کلمه کاله شرکت کاله به عنوان علامت داشته استفاده می کرده لذا حق اولویت در ثبت داشته است. رای را ریاست وقت قوه قضائیه نقض وبه شعبه همعرض ارجاع میدهد و شعبه همعرض مقدمه ای که کارشناس ها استناد کرده بودند را توجه نموده وبه دونکته دقت میکنه :

نکته اول – استناد می کنه به گواهی گواهان که در صنوف مختلف و دربخش ها و کانال های توزیع کالاهای مربوط به کاله وهمچنین لیبل های چاپخانه ها استناد میکنند که شرکت کاله ، کلمه کاله را به عنوان علامت تجاری استفاده می کده و کاله را روی محصول میگذاشته و عرضه به بازار میکرده و باستشهادیه های مختلف در این زمینه استناد می کنه.

اینجا یک بحث مهم دیگر هم مطرح میکند : میگه باشه بپذیریم شرکت کاله ازکلمه کاله به عنوان نام تجاری استفاده میکرده نه علامت اونوقت شهرت نام تجاری کاله به اندازه ای است که اگر شما بخواهید کلمه کاله را به عنوان علامت به خوانده بدهید این امر باعث گمراهی مصرف کننده میشود و مصرف کننده تصورخواهد کرد که منبع و منشاء تولید کالاها یکی است و با توجه به ماده ۱۶ قانون ۱۳۱۰ ، علامت نباید گمراه کننده باشد در حالیکه حفظ کلمه کاله برای شرکت کاله به عنوان نام تجاری و از سوی دیگرثبت آن بنام دیگری با عنوان علامت تجاری کاله باعث گمراهی مصرف کننده می شود. یعنی این نکته ای بود که دادگاه تجدیدنظر به آن توجه نکرد. بعدا به استناد ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، بحث رقابت نامشروع و همچنین باستناد قاعده لاضرردراصل ۴۰  استناد نموده و در نهایت با این دلایل ، دادخواست کاله را می پذیرد واداره را به ثبت اظهارنامه علامت کاله در طبقات ۲۹و۳۰و۳۱ و۳۲ و ۳۵ و ابطال اظهارنامه خوانده ردیف اول در تمامی طبقات مذکورالزام می نماید

فرآیند رسیدگی آخراین پرونده در زمان حاکمیت قانون ۱۳۸۶ بود.

رویه قضائی ما در مواردی که خواهان خارجی بوده  ، نام شرکت را با نام تجاری یکی می گیره و با آنکه دارنده علامت موخرالثبت سمت عاملیت و نمایندگی داشته ، اشاره به ماده ۶ سابع نشده و دربرخی از دعاوی که طرفین داخلی بودند هم ، این دو مقوله را یکی دانسته اند در حالیکه با توجه به بحث های مذکور، اینها می توانند نقش و جایگاه تغییربدهند و ممکن است اسم شرکت تبدیل بشود به نام تجاری و یا تبدیل شود به علامت تجاری و یا قسمتی از آن تبدیل بشود به نام یا علامت تجاری

تاریخ تنظیم : ۲۹/۵/۱۴۰۳